И. Чубукова, В. Лощилин Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак в свете применения судами норм части 4 ГК РФ

И. Чубукова, юрист В. Лощилин, помощник юриста, практика по интеллектуальной собственности

компании Goltsblat BLP

Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак в свете применения судами норм части U ГК РФ

Фирменное наименование — имя компании, которое позволяет потребителю и контрагентам выделить ее из сотен тысяч других юридических лиц. Равно как и товарный знак, фирменное наименование может обладать высокой различительной способностью, обзаводиться определенной репутацией на рынке и, соответственно, индивидуализировать компанию, его носящую.

Право на фирменное наименование как средство индивидуализации в России существует и законодательно охраняется достаточно давно. Так, действовавшее до вступления в силу части 4 ГК РФ Положение о фирме 1927 г. устанавливало, что всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения[1].

Право на фирму, как было указано в Положении о фирме, возникало с момента, когда фактически начиналось пользование фирмой. При этом под пользованием фирмой Положение понимало, в частности, использование фирменного наименования.

Нормы части первой ГК РФ, в противовес ставшему достоянием истории Положению о фирме, установили, что право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица. По такому же пути шла и судебная практика[2]. Вместе с тем в связи с нечетким законодательным регулированием право на существование имели оба подхода, определяющие момент возникновения прав на фирму.

Четвертая часть ГК РФ внесла уточнения и несколько упростила решение этого вопроса.

Прежде всего прекратило свое действие Положение о фирме 1927 г., что исключило противоречие относительно даты возникновения права на фирменное наименование[3]. Так, данное право, очевидно, возникает в связи с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ. При этом для фирменного наименования никакой дополнительной регистрации не требуется[4].

Говоря о соотношении прав на фирменное наименование с правами на иные средства индивидуализации, необходимо обратить внимание на следующее. Помимо нормы о неправомерности использования чужого фирменного наименования (которая, по сути, воспроизводит соответствующую норму Положения о фирме[5]) часть 4 ГК РФ содержит ряд норм о соотношении фирменных наименований и товарных знаков. Ранее данный вопрос ни в Законе о товарных знаках[6], ни в иных нормативных актах разрешен не был.

Следует отметить, что в силу нормы п. 8 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или его отдельным элементом в том случае, если они заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров или услуг, для которых фирменное наименование уже используется.

Как показывает практика, должностные лица Роспатента при проведении экспертизы заявки на товарный знак до вступления в силу части 4 ГК РФ не обращались к базам данных налоговых органов, так как это не было вменено им в обязанность. Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[7] не предусмотрено полномочие эксперта проводить экспертизу на сходство заявленного обозначения с фирменными наименованиями зарегистрированных в РФ юридических лиц. Поэтому эксперты делают это достаточно неохотно и редко, несмотря на вступление новых норм в силу и общедоступный характер сведений о фирменных наименованиях.

Однако, даже если бы такая экспертиза проводилась, Роспатент в любом случае не смог бы проверить, используются ли противопоставленные фирменные наименования в отношении товаров, однородных тем, для которых испра-

шивается охрана товарного знака. В этой связи полагаем, что необходимость проведения подобной проверки не будет предусмотрена и в Административном регламенте, который в ближайшее время должен заменить вышеуказанные Правила. Таким образом, непосредственно в момент регистрации товарного знака данная норма работает достаточно слабо.

У налоговых органов при регистрации фирменных наименований ситуация практически аналогичная. Для проверки сходства фирменных наименований с зарегистрированными товарными знаками у них нет ни правовых оснований, ни полномочий. Это вполне объяснимо, так как в противном случае может быть поставлена под угрозу работа всей системы регистрации юридических лиц.

Таким образом, в обоих случаях ответственность за потенциальное нарушение исключительных прав третьих лиц законодательно возлагается преимущественно на заявителя. Как следствие, для минимизации рисков необходимо тщательно выверять то обозначение, которое планируется использовать как товарный знак или как фирменное наименование, чтобы не нарушить права третьих лиц.

С принятием части 4 ГК РФ в законодательстве также появилась новелла, призванная урегулировать соотношение прав на фирменное наименование и прав на товарный знак. Так, п. 6 ст. 1252 ГК РФ закрепил следующее положение: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Данное законодательное решение представляется логичным с учетом того, что и фирменное наименование, и товарный знак выполняют общую функцию — индивидуализации, различения лиц и производимых ими товаров[8].

Таким образом, при столкновении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и фирменного наименования возникает вероятность введения в заблуждение потребителей, которые не могут точно определить, от какого лица исходит товар или услуга. В этой связи можно утверждать, что в конечном итоге функция товарного знака и фирменного наименования одна и та же: корректное донесение информации до потребителей.

Закон предусматривает принцип независимой охраны товарного знака и фирменного наименования для случая, когда они принадлежат одному и тому же правообладателю[9]. На наш взгляд, тот же принцип действует и тогда, когда эти обозначения принадлежат разным правообладателям. Ведь каждый из них приобретает свое средство индивидуализации независимо от другого, возможно, даже не зная о его существовании в силу вышеупомянутой практики регистрирующих органов. Разумеется, речь идет о ситуации, когда в действиях правообладателей не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции.

Если два средства индивидуализации идентичны, а права на них были приобретены добросовестно, то они могут существовать независимо друг от друга. К примеру, финансовые услуги банка «Русский стандарт» вряд ли кто-то из потребителей сможет перепутать с водкой одноименной марки. Эти обозначения благополучно и совершенно самостоятельно существуют на российском рынке, не нанося никакого вреда друг другу.

Но такая ситуация возможна только до тех пор, пока не произойдет их столкновение в отношении однородных товаров или услуг и не возникнет вероятность смешения.

В этом случае отсутствуют какие-либо критерии разрешения этой коллизии, кроме даты приоритета каждого обозначения.

Достаточно распространенной можно счесть практику, когда то или иное обозначение уже зарегистрировано и как товарный знак, и как фирменное наименование, но разными лицами. Причем такая ситуация могла возникнуть как до вступления в силу части 4 ГК РФ, так и после. А поскольку правообладатели, как правило, не могут или не желают урегулировать конфликт путем переговоров, начинается судебное разбирательство.

Однако, имея зарегистрированный товарный знак и/или фирменное наименование, не стоит спешить запрещать всем юридическим лицам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ с тождественными или сходными наименованиями, использовать их. Помимо тождества или сходства индивидуализирующих обозначений требуется также наличие первенства в приобретении права и факта смешения.

К примеру, ЗАО «АКФ “МББ-Аудит”», являющемуся правообладателем товарного знака «МББ», в иске против ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”», ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» о нарушении права на товарный знак было отказано[10]. В обоснование суд указал, что фирменные наименования ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» были зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака, а в отношении ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» истец не представил доказательства использования данным ответчиком своего фирменного наименования в рекламе и на вывесках и введения своих услуг в гражданский оборот, в связи с чем, как правомерно отметил суд, нельзя утверждать, что имело место смешение в отношении товарного знака. При этом суд отметил, что истец, зарегистрированный в качестве юриди-

ческого лица раньше каждого из ответчиков, имел возможность обратиться в суд с иском о нарушении права на фирменное наименование. В этом случае его требования к ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» и ЗАО «МББ-Аудит» были бы с высокой вероятностью удовлетворены.

В этой связи стоит обратиться к уже имеющейся судебной практике разрешения споров между обладателями прав на товарные знаки и фирменные наименования.

Представляет интерес постановление ФАС Северо- Западного округа от 3 октября 2008 г. по делу № А56-51664/2006. В данном деле имел место спор между обладателем права на товарный знак «Кировец» и юридическим лицом с фирменным наименованием, полностью включающим этот знак, — ООО «ТД “Кировец”». В ходе рассмотрения дела суд выявил критерии, позволившие решить спор в пользу правообладателя товарного знака.

Во-первых, это степень сходства спорных обозначений. В данном случае речь идет о высокой степени сходства — наличие в фирменном наименовании других элементов («ООО» и «ТД») не играет существенной роли.

Во-вторых, это объем охраны каждого из обозначений. Для товарного знака объемом охраны является перечень товаров и услуг, объединенных в классы, в отношении которых он зарегистрирован. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, поэтому объем его охраны — это любая деятельность, которую фактически осуществляет его обладатель.

Наконец, следует определить, возникает ли опасность смешения деятельности двух лиц, т.е. существует ли вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Как правило, если присутствует высокая степень сходства и совпадает объем использования, можно однозначно утверждать, что опасность смешения возникает.

Учитывая обозначенные выше критерии, представляется возможным сделать вывод, что в отношении столкновений фирменных наименований с товарными знаками, точно так же, как и в случае столкновения товарных знаков между собой, применяется так называемое «правило треугольника», предложенное ВАС РФ и описанное В. В. Старженец- ким[11]. Согласно данному правилу, суды при решении спора о праве на средства индивидуализации должны устанавливать три группы критериев: различительную способность обозначения истца; степень сходства спорных обозначений; однородность товаров и /или услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы и используются. Справедливо в рассматриваемом нами случае также и то, что «все указанные критерии находятся в тесной внутренней взаимосвязи, что отражается, например, в том, что слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого»[12]. В частности, неполное совпадение круга товаров и услуг или недостаточно очевидное сходство обозначений может все равно считаться достаточным для установления факта нарушения, если различительная способность обозначения истца довольно велика.

При установлении всех вышеописанных фактов спор следует решать в пользу того лица, которое обладает правами на средство индивидуализации с более ранней датой приоритета. Датой приоритета товарного знака признается дата подачи заявки на его регистрацию (если не установлен более ранний конвенционный или выставочный приоритет)[13].

Что же касается даты приоритета фирменного наименования, то в этом контексте невозможно обойти вниманием принятое 26 марта 2009 г. совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой

Гражданского кодекса РФ». Так, п. 59 названного постановления подчеркивает, что приоритет определяется по дате регистрации фирменного наименования, а не по дате начала осуществления какого-либо вида деятельности. В этой части мнение высших судов подтверждает позицию, отраженную в приведенном выше постановлении ФАС Северо-Западного округа в отношении товарного знака «Кировец».

Результатом вынесения решения в пользу обладателя права на товарный знак с более ранней датой приоритета является запрет на использование фирменного наименования в отношении определенного вида деятельности[14]. По мнению судов, этот запрет должен выражаться в понуждении проигравшей стороны к изменению своего фирменного наименования и внесению соответствующих изменений в учредительные документы[15].

Что же касается обратной ситуации, когда «старшинство» принадлежит фирменному наименованию, то в таком случае возможно несколько вариантов.

Как правило, суд в своем решении не посягает на саму регистрацию товарного знака и не признает недействительным выданное свидетельство. Тем не менее, если решением суда установлено наличие фактов неправомерного использования фирменного наименования, то это с высокой степенью вероятности может стать основанием для оспаривания регистрации товарного знака в Палате по патентным спорам Роспатента, что предусматривается положениями пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, а также п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

Тем не менее возможно и заявление требования об обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака непосредственно в суде. В этом случае необходимо привлекать Роспатент к участию в деле в качестве третьего лица,

поскольку вынесенным решением будут затронуты его интересы. Это может привести к появлению в процессе дополнительного оппонента, т.к. Роспатент всегда будет защищать произведенную им регистрацию.

Целесообразно также затронуть тут вопрос о соотношении прав на фирменные наименования между собой. Закон установил, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица[16]. В то же время закон оставил за бортом все фирменные наименования, зарегистрированные в иностранном государстве, лишив их, по сути, правовой защиты, т.к. иностранные фирменные наименования в ЕГРЮЛ не регистрируются.

Эту неточность призван устранить п. 61 указанного совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ. Данная норма с учетом норм международных актов устанавливает, что в силу ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности[17] может быть осуществлена правовая охрана и фирменных наименований иностранных юридических лиц. Полагаем, что в будущем практика будет учитывать эту норму и, соответственно, защищать и иностранных юридических лиц, работающих на российском рынке.

В качестве примера разрешения в суде спора о старшем праве на фирменное наименование можно привести спор двух обществ с одинаковыми наименованиями — «Фабри-

ка бизнеса»[18]. Суд при решении вопроса о запрещении ответчику использовать фирменное наименование установил следующие факты: дату регистрации фирменных наименований и факт использования их для однородных видов деятельности.

Любопытно, что вывод о сходстве видов деятельности сторон основан исключительно на перечнях деятельности, указанных в учредительных документах сторон. Эти перечни использовались, по сути, как классы МКТУ у товарных знаков; при этом не принималось во внимание отсутствие иных доказательств использования фирменного наименования в отношении того же вида деятельности, что и деятельность ответчика.

Такая позиция представляется все же недостаточно корректной, поскольку ст. 1474 ГК РФ предусматривает именно «осуществление деятельности», а не фиксацию ее в уставных документах. В последних зачастую прописываются как реальные виды деятельности, так и те, которые потенциально могут осуществляться. Поэтому полагаем, что в такого рода спорах, как спор о наименовании «МББ-Аудит», помимо прочего должен учитываться критерий фактического использования нарушителем своего фирменного наименования для тех видов деятельности или товаров, для которых используется фирменное наименование истца.

В заключение хотелось бы отметить, что новые законодательные нормы предоставляют правообладателям фирменных наименований дополнительные основания отстаивать в суде свои законные интересы и служат механизмом борьбы с недобросовестными конкурентами.

  • [1] Пункт 11 Положения о фирме, утв. постановлением ЦИК СССРи СНК СССР от 22 июня 1927 г.
  • [2] Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30 января 2007 г.№ А19-14562/06-12-Ф02-7441/06-С2, постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 июля 2007 г. по делу № А56-16830/2006.
  • [3] Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-Ф3«О введении в действие части четвертой ГК РФ».
  • [4] Часть 2 ст. 1475 ГК РФ, а также разъяснения к ней: п. 58.1 постановления Пленума ВС РФ №5 и Пленума ВАС РФ № 29от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связис введением в действие части четвертой ГК РФ».
  • [5] Установлена в п. 4 ст. 54 ГК РФ.
  • [6] Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знакахобслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
  • [7] Утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32 (зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2003 г. за №4322).
  • [8] Статьи 1473, 1477 ГК РФ.
  • [9] Пункт 2 ст. 1476 ГК РФ.
  • [10] Постановление ФАС Московского округа от 1 сентября 2008 г.№ КГ-А40/7806-08 по делу № А40-12659/07-5-137.
  • [11] Старженецкий В. В. Столкновение средств индивидуализации:подходы судебной практики // Вестник ВАС РФ. 2007. №2.С. 29.
  • [12] Там же. С. 30.
  • [13] Статья 1494 ГК РФ.
  • [14] Абзац 2 п. 6 ст. 1252 ГК РФ.
  • [15] См., например: постановление ФАС Волго-Вятского округаот 16 декабря 2008 г. по делу № А79-3016/2008.
  • [16] Пункт 3 ст. 1474 ГК РФ.
  • [17] Конвенция по охране промышленной собственности была заключена в Париже 20 марта 1883 г., действует в редакции от 2 октября 1979 г.
  • [18] Постановление ФАС Московского округа от 20 августа 2008 г.№ КГ-А40/6457-08 по делу № А40-59812/07-67-492.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >